涉外定牌加工行為(wèi)是否侵犯商(shāng)标权之司法认定与启示

来源：贸促会专利商(shāng)标事務(wù)所

      2019年，最高人民(mín)法院（下称最高院）就本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有(yǒu)限公司、重庆恒胜集团有(yǒu)限公司侵害商(shāng)标权纠纷一案 作出的再审民(mín)事判决已在知识产权界引起了广泛讨论和分(fēn)析。不仅因為(wèi)被撤销的二审判决曾入选2017年云南省知识产权十大典型案例，更因為(wèi)该再审案件与最高院之前在2015年11月的PRETUL案 和2017年12月的东风案 中均认定涉外定牌加工行為(wèi) （下称OEM）不构成商(shāng)标侵权的判决结论迥乎不同，从而表明最高院对该法律问题的相关司法认定已经发生明显转变。

      该再审案件有(yǒu)如下有(yǒu)意义的法律争点，即：1）OEM是否构成商(shāng)标法意义上的使用(yòng)；2）如构成使用(yòng)，则是否会引发消费者混淆可(kě)能(néng)性从而构成商(shāng)标侵权。对上述法律争点，最高院均作出了明确且肯定的司法裁判。

       就第一个法律争点，最高院认為(wèi)：是否构成商(shāng)标法意义上的“商(shāng)标的使用(yòng)”，应当依据商(shāng)标法作出整體(tǐ)一致解释，不应割裂一个行為(wèi)而只看某个环节。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他(tā)方式使用(yòng)了商(shāng)标，只要具备了區(qū)别商(shāng)品来源的可(kě)能(néng)性，就应当认定属于商(shāng)标法意义上的“商(shāng)标的使用(yòng)”。

      就第二个法律争点，最高院认為(wèi)：商(shāng)标法第57条第2项规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商(shāng)品有(yǒu)发生混淆的可(kě)能(néng)性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商(shāng)品，也并不要求混淆的事实确定发生。被控侵权商(shāng)标与本田株式会社请求保护的三个商(shāng)标构成在相同或者类似商(shāng)品上的近似商(shāng)标。被诉侵权行為(wèi)构成商(shāng)标的使用(yòng)，亦具有(yǒu)造成相关公众混淆和误认的可(kě)能(néng)性,容易让相关公众混淆。最高院更进一步指出：在法律适用(yòng)上，要维护法律制度的统一性，不能(néng)把某种贸易方式（如本案争议的OEM方式）简单地固化為(wèi)不侵犯商(shāng)标权的除外情形，否则就违背了商(shāng)标法上商(shāng)标侵权判断的基本规则。

           观点：

  本再审案件之最大法律意义在于厘清了《商(shāng)标法》第四十八条中有(yǒu)关商(shāng)标使用(yòng)内涵的规定。"商(shāng)标的使用(yòng)"是判断是否构成商(shāng)标侵权的必要前提。最高院在之前“PRETUL”和“东风”两个再审案件中审理(lǐ)思路相同，均是考量相关司法政策等因素认定OEM行為(wèi)并非商(shāng)标法意义上的使用(yòng)，继而判决并不会构成商(shāng)标侵权。但恰如所谓 “让凯撒的归凯撒，让上帝的归上帝”。最高院在本再审案件中明确法律还是应回归法律本身，对何谓“商(shāng)标的使用(yòng)”做出了更加符合法律本意的解读。这实际上也解决了目前司法实践中一方面在商(shāng)标撤销复审行政确权案件中将OEM行為(wèi)视為(wèi)足以维持商(shāng)标注册的使用(yòng)证据，另一方面在商(shāng)标侵权民(mín)事案件中否认OEM行為(wèi)构成商(shāng)标法意义上使用(yòng)这一难以在商(shāng)标法适用(yòng)上逻辑难以自洽的司法困境。

  但是商(shāng)标使用(yòng)仅考虑识别来源的可(kě)能(néng)性,而不考虑混淆误认的可(kě)能(néng)性。在OEM行為(wèi)构成商(shāng)标使用(yòng)的情况下,如何判断该种使用(yòng)是否构成对國(guó)内商(shāng)标权的可(kě)能(néng)侵害,实际上涉及到國(guó)内商(shāng)标法的域外适用(yòng)这一复杂且敏感问题。最高院在本案中对该问题予以了回避，但另辟蹊径认為(wèi)：随着電(diàn)子商(shāng)務(wù)和互联网的发展，即使被诉侵权商(shāng)品出口至國(guó)外，亦存在回流國(guó)内市场的可(kě)能(néng)。同时，随着中國(guó)经济的不断发展，中國(guó)消费者出國(guó)旅游和消费的人数众多(duō)，对于“贴牌商(shāng)品”也存在接触和混淆的可(kě)能(néng)性。从而将判断被混淆误认可(kě)能(néng)的相关公众仍局限在了中國(guó)消费者（非局限在境内）的传统范畴。

  本案再审判决对于國(guó)内从事OEM订单加工的國(guó)内企业也是一个有(yǒu)益警示，即：在接受境外定单时，应对委托方知识产权负有(yǒu)恰当的合理(lǐ)谨慎关注义務(wù)，以避免遭受司法制裁和经济损失。一方面，这需要对于國(guó)内有(yǒu)一定影响力的商(shāng)标尤其是驰名商(shāng)标（例如本案中的HONDA商(shāng)标）予以合理(lǐ)避让。另一方面对于普通注册商(shāng)标，不仅需审视委托方在进口國(guó)的商(shāng)标注册及其授权行為(wèi)的真实性，还需审视是否存在是否涉商(shāng)标侵权与不正当竞争行為(wèi)。应该说在某种程度上此种要求已有(yǒu)强人所难之嫌，因此考虑与委托方在合同中签订知识产权侵权免责条款以便在发生纠纷后追偿不失為(wèi)一种替代策略。

   当然，本再审案件的最大社会意义在于澄清了涉OEM行為(wèi)构成商(shāng)标侵权的这一基本司法规则，有(yǒu)助于引导國(guó)内企业诚信守法经营、合法开展出口加工业務(wù)和提升商(shāng)标维权保护意识，也有(yǒu)助于促进國(guó)内自主品牌发展，遏制商(shāng)标侵权假冒现象，维护正常的进出口贸易秩序，最终维护并助力打造“中國(guó)制造”的良好國(guó)际形象。

注释：

 [1] 参见最高人民(mín)法院(2019)最高法民(mín)再138号案民(mín)事判决书。

 [2] 参见最高人民(mín)法院（2014）民(mín)提字第38号再审民(mín)事判决书。  

 [3] 参见最高人民(mín)法院（2016）最高法民(mín)再339号再审民(mín)事判决书。

 [4] 所谓涉外定牌加工，通常指國(guó)内加工方经國(guó)外合法商(shāng)标权人的授权进行贴牌加工，并将所贴牌加工的产品全部出口至该商(shāng)标权人所在的國(guó)家和地區(qū)的國(guó)际贸易模式。